美國專利"最佳模式"要求之案例法
1.美國專利法中有所謂最佳模式(best mode)或稱為較佳實施例(preferred embodiment)之要求,即發明人在申請專利時必須在說明書中揭露實現他的發明的最佳模式。違反此一規定時,可能導致獲准之專利變成無效。以下即舉最近美國法院對一專利侵害訴訟之判決,即所謂的案例法(case law),以更了解違反此一規定的嚴重性。
2.在1980年代初,美國石膏公司(United States Gypsum Co., 簡稱USG)發展出一種重量很輕的化合物,其包含經矽酮(silicone)處理過的波來特(perlite),波來特是經碾碎和加熱處理的一種火山礦石。USG公司用了許多不同種類的矽酮處理過的波來特來實驗,但早期的測試樣品都出現問題,諸如過重,有裂縫或刮痕等。在1982年時USG用了一間叫做Silbrico公司的矽酮處理過的波來特,結果得到了極佳效果的化合物。
3.USG的發明人並不知道該波來特的化學成份,或其製造方法,但他確實知道用了Sibrico的波來特產生的效果比其它的廠牌都好。當USG的專利律師開始撰寫專利說明書時,發明人告知用Silbrico的波來特所產生實現該發明的最佳模式。但在該說明書送出去申請專利前,USG的一高階主管卻指示律師把提到Silbrico的這一段刪掉。
4.在該專利核准之後,USG控告國家石膏公司(National Gypsum Co)侵害它的專利權。但在國家石膏公司提出對該專利有效性的質疑後,美國地方法院判決USG的專利無效,因其沒有揭露該發明的最佳模式。USG不服上訴,結果美國聯邦巡迴法院還是維持原判決。
5.美國聯邦巡迴法院在由法官表達的意見中指出,決定一專利是否符合揭露最佳模式之要求包含兩個對事實的探究:一.法院必須決定在該專利提出申請時,發明人是否有實施該發明的最佳模式,此為主觀性的探究。二.若發明人有一最佳模式,則法院必須決定專利說明書中有否對熟知該項技術者揭露該最佳模式,此為客觀性的探究。
6.USG在法庭審理期間曾答辯說該波來特的使用並非秘密,而是一般熟知該項技術者都可得知。但法庭的答覆是USG的專利申請當時,Sibrico的波來特並非一般耳熟能詳的產品,所以USG在專利說明書中沒有詳述該波來特的來源,即是隱瞞了最佳模式的要求。
7.本案例法雖然是屬於化學技術領域的案子,但仍具參考價值。唯需注意者,通常在電子技術領域方面,若在專利說明書中沒有揭露最佳模式,則在撰寫申請專利範圍(即權利要求項目)中即不能保護住該發明的最佳技術特徵。故在電子資訊技術方面的發明更不可隱瞞最佳模式。